La cour de cassation favorable aux marques de défense

Publié le par Jérôme TASSI

Par 3 arrêts du 14 mars 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence en matière de déchéance de marque. Pour contrebalancer la forte protection conférée aux marques enregistrées, le Code de la propriété intellectuelle prévoit un certain nombre de déchéance pour la marque devenue déceptive ou générique mais également en cas de non-exploitation de la marque (art. L 714-5 CPI). Schématiquement,  en cas de non-usage sérieux d’une marque, au bout d’un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement, toute personne y ayant intérêt peut demander en justice la déchéance de la marque soit à titre principal soit à titre reconventionnel (à l’occasion d’un procès en contrefaçon). Il arrive très souvent qu’en pratique les titulaires de marque exploitent un signe qui diffère très légèrement de la marque déposée. Dans ce cas, la jurisprudence considère que « l’usage d’une marque sous une forme modifiée constitue un usage suffisant pour faire échapper la marque à la déchéance dès lors que l’on retrouve dans la marque réellement exploitée, les éléments distinctifs du signe qui a fait l’objet du dépôt » (CA Paris, 17 février 1999). Par exemple, n’encourt pas la déchéance la marque « Baby cool diffusion », alors qu’est exploité le terme « Baby cool » celui-ci étant l’élément distinctif de la marque ( Com., 27 mai 1997).

 

 

Différente est la situation où 2 marques proches sont déposées et une seule d’entre elles est exploitée. Dans ce cas, « la jurisprudence considère que, si l’on a choisi de déposer un signe sous deux formes différentes, on a, ipso facto, circonscrit la protection de chacune des 2 marques et exclu que l’un des signes soit assimilable à l’autre » (Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, 1999).Ainsi la Cour de cassation a décidé que « l’exploitation d’une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière » (Ass.Plén, 16 juillet 1992, pour les marques « Lotus » et « Au lotus »). C’est sur cette jurisprudence que la Cour est revenue. Pour prendre un des arrêts, la cour d’appel de Paris avait refusé de prendre en compte l’usage de la marque « La centrale » pour empêcher la déchéance de la marque « La centrale des particuliers », faisant ainsi application de la jurisprudence précédente. La Cour de cassation censure cette interprétation et affirme un nouveau principe selon lequel « est assimilé à l’usage d’une marque, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ». En pratique, cette solution est importante pour les gros déposants puisqu’il sera désormais plus difficile d’obtenir la déchéance des « marques de barrage » ou de défense) qui servent à assurer une protection optimale d’une marque en déposant également tous les signes proches, même si ceux-ci ne sont pas réellement exploités.

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JérÎme TASSI 31/08/2006 12:24

Je précise toutefois que peu de temps avant cet arrêt, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes (TPICE) avait rendu une décision contraire le 23 février 2006 en indiquant que le droit communautaire des marques refusait les marques de barrage.